TE OGH 2020/3/10 33R10/20p

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Hinger als Vorsitzenden sowie den Richter Dr. Schober und den fachkundigen Laienrichter Patentanwalt Mag. Dr. Alge in der Patentrechtssache der Antragsteller ***** wegen Teilverzichts (Patent AT E 520 316) über den Rekurs der Antragsteller gegen den Beschluss der technischen Abteilung des Patentamts vom 5.8.2019, Rm 51/19, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Dem Rekurs wird Folge gegeben. Der Beschluss wird aufgehoben; dem Patentamt wird die neuerliche Entscheidung aufgetragen.

Begründung

1. Die Antragsteller sind Inhaber des europäischen Patents EP 2 083 641 B1 (österreichischer Teil: AT E 520 316) mit dem Titel „Ballaststoff“. Die Erfindung bezieht sich auf Zusatzstoffe für die tierische und menschliche Ernährung, insbesondere auf Ballaststoffe.

2. Mit Eingabe vom 22.3.2018 beantragten die Antragsteller einen Teilverzicht des österreichischen Teils des europäischen Patents EP 2 083 641 B1, der aufgrund der Beanstandungen des Patentamts zurückgezogen wurde. Mit Eingabe vom 18.6.2019 wurde ein anders lautender Teilverzicht mitgeteilt. Der Teilverzicht gründet sich darauf, dass die Patentansprüche 1 bis 11 nunmehr auf die Verwendung des Ballaststoffes zur Nahrungsergänzung für Monogastrier einschließlich des Menschen ausgerichtet sind. Zur Anpassung der Ansprüche sei auch Anspruch 15 darauf abgestellt worden, dass das Futtermittel einen Ballaststoff zur Verwendung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11 enthalte.

Die Antragsteller beantragten, folgende (durch den Teilverzicht geänderte) Patentansprüche einzutragen (die Änderungen sind in der rechten Spalte durch Unterstreichungen hervorgehoben; keine Änderungen wurden in den Ansprüchen 12 bis 14 und 16 bis 19 beantragt):

Eingetragene Fassung

Fassung laut Antrag

1        Ballaststoff zur Nahrungsergänzung für Monogastrier einschließlich des Menschen, gekennzeichnet durch eine lignocellulosehaltige Faserformulierung, die fermentierbare Fasersubstanzen und schwer oder nicht fermentierbare Fasersubstanz in einem Verhältnis zwischen 1:100 und 100:1 aufweist, wobei die Faserformulierung schwer oder nicht fermentierbare Fasersubstanz, die als Weichholz, Hartholz und Mischungen davon auswählt ist, und fermentierbare Fasersubstanz, die aus Rindenmaterial von Weichhölzern, Rindenmaterial von Harthölzern oder Mischungen davon ausgewählt ist enthält.

1        Verwendung eines Ballaststoffes zur Nahrungsergänzung für Monogastrier einschließlich des Menschen, gekennzeichnet durch eine lignocellulosehaltige Faserformulierung, die fermentierbare Fasersubstanzen und schwer oder nicht fermentierbare Fasersubstanz in einem Verhältnis zwischen 1:100 und 100:1 aufweist, wobei die Faserformulierung schwer oder nicht fermentierbare Fasersubstanz, die als Weichholz, Hartholz und Mischungen davon auswählt ist, und fermentierbare Fasersubstanz, die aus Rindenmaterial von Weichhölzern, Rindenmaterial von Harthölzern oder Mischungen davon ausgewählt ist enthält.

2        Ballaststoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er schwer oder fermentierbare Fasersubstanz von Weichholz, das aus Fichtenholz, Kiefernholz, Lärchenholz und deren Mischungen bestehenden Gruppe ausgewählt ist und fermentierbare Fasersubstanz von Rindenmaterial, das aus der aus Rindenmaterial von Weichhölzern, Rindenmaterial von Harthölzern und deren Mischungen bestehenden Gruppe ausgewählt ist, enthält.

2        Verwendung des Ballaststoffes nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er schwer oder fermentierbare Fasersubstanz von Weichholz, das aus Fichtenholz, Kiefernholz, Lärchenholz und deren Mischungen bestehenden Gruppe ausgewählt ist und fermentierbare Fasersubstanz von Rindenmaterial, das aus der aus Rindenmaterial von Weichhölzern, Rindenmaterial von Harthölzern und deren Mischungen bestehenden Gruppe ausgewählt ist, enthält.

3        Ballaststoff nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass er fermentierbares Fasersubstanz von Rindenmaterial von Kiefernarten enthält.

3        Verwendung des Ballaststoffes nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass er fermentierbares Fasersubstanz von Rindenmaterial von Kiefernarten enthält.

4        Ballaststoff nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass er schwer oder nicht fermentierbare Fasersubstanz von einer Mischung von Lärchenholz und anderen Weichhölzern, vorzugsweise ausgewählt aus der aus Fichtenholz, Kiefernholz und Mischungen davon bestehende Gruppe, enthält.

4        Verwendung des Ballaststoffes nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass er schwer oder nicht fermentierbare Fasersubstanz von einer Mischung von Lärchenholz und anderen Weichhölzern, vorzugsweise ausgewählt aus der aus Fichtenholz, Kiefernholz und Mischungen davon bestehende Gruppe, enthält.

5        Ballaststoff nach einem der Ansprüche 1, dadurch gekennzeichnet, dass er schwer oder nicht fermentierbarer Fasersubstanz von mindestens einem Hartholz, das vorzugsweise aus der aus Buche, Pappel, Birke und deren Mischungen bestehenden Gruppe ausgewählt ist, enthält.

5        Verwendung des Ballaststoffes nach einem der Ansprüche 1, dadurch gekennzeichnet, dass er schwer oder nicht fermentierbarer Fasersubstanz von mindestens einem Hartholz, das vorzugsweise aus der aus Buche, Pappel, Birke und deren Mischungen bestehenden Gruppe ausgewählt ist, enthält.

6        Ballaststoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er schwer oder nicht fermentierbarer Fasersubstanz von Lärchenholz und mindestens einem Hartholz, vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Buche, Pappel, Birke und deren Mischungen, enthält.

6        Verwendung des Ballaststoffes nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er schwer oder nicht fermentierbarer Fasersubstanz von Lärchenholz und mindestens einem Hartholz, vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Buche, Pappel, Birke und deren Mischungen, enthält.

7        Ballaststoff nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass er Isochinolinalkaloide, vorzugsweise Benzophenanthridinalkaloide, enthält.

7        Verwendung des Ballaststoffes nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass er Isochinolinalkaloide, vorzugsweise Benzophenanthridinalkaloide, enthält.

8        Ballaststoff nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Isochinolinalkaloide in Form von Pflanzenmaterialien, wie Rhizomen, Blätter, Stängel oder als Extrakte aus solchen Pflanzenmaterialien oder als Salze oder Derevate isolierter Isochinolinalkaloide oder in Form der synthetischen Analoga enthalten sind.

8        Verwendung des Ballaststoffes nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Isochinolinalkaloide in Form von Pflanzenmaterialien, wie Rhizomen, Blätter, Stängel oder als Extrakte aus solchen Pflanzenmaterialien oder als Salze oder Derevate isolierter Isochinolinalkaloide oder in Form der synthetischen Analoga enthalten sind.

9        Ballaststoff nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Isochinolinalkaloide in Form von Pflanzenmaterialien und/oder in Form von Extrakten aus Pflanzenmaterialien von Papaveraceae, vorzugsweise ausgewählt aus der aus Sanguinaria Canadensis, Macleaya Cordata, Chelidonium Majus, Hydrastis Canadensis und deren Mischungen bestehenden Gruppe, enthalten sind.

9        Verwendung des Ballaststoffes nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Isochinolinalkaloide in Form von Pflanzenmaterialien und/oder in Form von Extrakten aus Pflanzenmaterialien von Papaveraceae, vorzugsweise ausgewählt aus der aus Sanguinaria Canadensis, Macleaya Cordata, Chelidonium Majus, Hydrastis Canadensis und deren Mischungen bestehenden Gruppe, enthalten sind.

10       Ballaststoff nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass Sanguinaria und Chelerythrin, vorzugsweise in einem Verhältnis von etwa 2:1, enthalten sind.

10       Verwendung des Ballaststoffes nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass Sanguinaria und Chelerythrin, vorzugsweise in einem Verhältnis von etwa 2:1, enthalten sind.

11       Ballaststoff nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass Sanguinaria in einer Menge von 0,00001 Gew.-% bis 50 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Ballaststoffes, enthalten ist.

11       Verwendung des Ballaststoffes nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass Sanguinaria in einer Menge von 0,00001 Gew.-% bis 50 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Ballaststoffes, enthalten ist.

12       Verfahren zur Herstellung eines Ballaststoffes gemäß einen der Ansprüche 1 bis 11 gekennzeichnet durch folgende Schritte:

a)   Reinigung der Komponenten des Ballaststoffes und Entfernen von Fremdanteilen,

b)   Trocknung der Komponenten auf einen Trockensubstanzgehalt von etwa 3 bis 12 %,

c)   Zerkleinern der Komponenten und gegebenenfalls Aussiebung auf eine gewünschte Partikelgröße, und entweder

d1)  Kompaktieren der Komponenten, Krümeln der Komponenten auf die gewünschte Partikelgröße und anschließend Vermischen der Komponenten oder

d2)  Vermischen der zerkleinerten und gegebenenfalls gesiebten Komponenten, Kompaktieren der Mischung und anschließend Krümeln auf die gewünschte Partikelgröße.

13       Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass ein Isochinolinalkaloide enthaltender Ballaststoff hergestellt, in dem im Schritt (d1) vor dem Kompaktieren mindestens einer der Komponenten ein isochinolinalkaloidhaltiges Pflanzenmaterial beigemischt oder auf mindestens eine der Komponenten ein isochinolinalkaloidhaltiger Extrakt aufgesprüht wird und/oder beim Vermischen der verkrümelten Komponenten ein isochinolinalkaloidhaltiges Pflanzenmaterial beigemischt oder ein isochinolinalkaloidhaltiges Extrakt aufgesprüht wird.

14       Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass ein Isochinolinalkaloid enthaltener Ballaststoff hergestellt wird, in dem im Schritt (d2) beim Vermischen der Komponenten ein isochinolinalkaloidhaltiges Pflanzenmaterial beigemischt oder ein isochinolinalkaloidhaltiger Extrakt aufgesprüht wird und/oder, dass der gekrümelten Mischung ein isochinolinalkaloidhaltiges Pflanzenmaterial beigemischt oder ein isochinolinalkaloidhaltiger Extrakt darauf aufgesprüht wird.

15       Futtermittel, das mindestens eine aus der aus Proteinträgern, Kohlenhydratträgern, Raufutter, Grünfutterkonserven (Silagen), Fetten, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen bestehenden Gruppe ausgewählte Futterkomponente enthält, dadurch gekennzeichnet, dass es einen Ballaststoff gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, vorzugsweise in einer Menge zwischen 0,01 und 50 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht des Futtermittels, enthält.

15       Futtermittel, das mindestens eine aus der aus Proteinträgern, Kohlenhydratträgern, Raufutter, Grünfutterkonserven (Silagen), Fetten, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen bestehenden Gruppe ausgewählte Futterkomponente enthält, dadurch gekennzeichnet, dass es einen Ballaststoff zur Verwendung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, vorzugsweise in einer Menge zwischen 0,01 und 50 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht des Futtermittels, enthält.

16       Futtermittel nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass es einen isochinolinalkaloidhaltigen Ballaststoff gemäß einen der Ansprüche 7 bis 11 zur Appetitreduktion und/oder zur Erhöhung des Sättigungsreizes und/oder zur Gewichtsreduktion enthält.

17       Futtermittelzusatz zur Herstellung eines Futtermittels gemäß einem der Ansprüche 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass er einen Ballaststoff gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11 enthält.

18       Futtermittelvormischung zur Herstellung eines Futtermittels gemäß einen der Ansprüche 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Ballaststoff gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11 in einer Menge bis zu > 99% enthält.

19       Verwendung eines Ballaststoffes gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11 als Nahrungsmittelzusatz in der menschlichen Ernährung und/oder als Futtermittelzusatz, insbesondere zur Gewichtsreduktion.

3. Mit dem nunmehr angefochtenen Beschluss nahm das Patentamt ohne Begründung und daher offenbar in der Annahme, dem Antrag gänzlich stattzugeben, zur Kenntnis, dass die Antragsteller auf das Patent teilweise verzichtet haben, und sprach aus, dass die Ansprüche 12 bis 19 unverändert bleiben und dass die Ansprüche 1 bis 11 nun so lauten, wie es oben in der rechten Spalte ersichtlich ist.

4. Gegen die Entscheidung, dass auch der Anspruch 15 unverändert bleibt, richtet sich nunmehr der Rekurs der Antragsteller mit dem Antrag, auch diesem Teilverzicht antragsgemäß stattzugeben. Die vorgenommene Beschränkung des Schutzumfanges stehe im Einklang mit der Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA vom 11.12.1989 zu G 2/88.

Der Rekurs ist im Sinne des jedem Abänderungsantrag innewohnenden Aufhebungsantrags berechtigt.

5.1 Dass auch der Anspruch 15 unverändert bleibt, wurde nicht begründet. Der darauf bezogene Antrag blieb inhaltlich unbehandelt und unberücksichtigt. Es liegt die Annahme nahe, dass dieser Teil des Antrags übersehen wurde.

5.2 Der Anspruch 15 ist kein (abhängiger) Unteranspruch sondern ein formal unabhängiger Hauptanspruch, nämlich ein Produktanspruch, der sich auf ein „Futtermittel“ bezieht, wogegen der (geänderte) Anspruch 1 ein Verwendungsanspruch ist, also einer anderen Anspruchskategorie angehört.

Grundsätzlich ist zwischen Verfahrensansprüchen auf der einen und Produkt- und Vorrichtungsansprüchen auf der anderen Seite zu unterscheiden. Eine Zweckangabe in einem Verfahrensanspruch ist in der Regel einschränkend zu interpretieren, wenn sich die Erfüllung des Zwecks bei der Durchführung des Verfahrens erkennen lässt (Horkel/Poth/Pföstl in Stadler/Koller, PatG § 3 Rz 168 ff).

Anders ist dies jedoch bei Produktansprüchen, bei denen eine Zweckangabe entweder gar nicht berücksichtigt wird oder ausnahmsweise nur insofern als einschränkend anzusehend ist, als das Produkt zur Erreichung des Zwecks geeignet sein muss.

5.3 Ein neuer Verwendungszweck eines Produktanspruchs enthält in der Regel nur dann ein neuheitsbegründendes Merkmal, wenn er das Produkt von bekannten identischen Produkten nur wegen des Umstands abgrenzt, dass jene für diesen neuen Verwendungszweck ungeeignet sind.

Die von den Antragstellern genannte Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA G 2/88 ist hier nicht relevant, weil sie sich mit der Auslegung eines Verwendungsanspruchs auseinandersetzt, nicht aber mit einem (absoluten) Produktanspruch.

6. In Bezug auf den Anspruch 15 blieb bisher unerörtert, ob der neue Verwendungszweck den genannten Überlegungen entspricht.

Wiewohl die Antragsteller die Änderung der Ansprüche 1 bis 11 im Rekurs ausdrücklich nicht bekämpfen, enthält der Akt keine Anhaltspunkte darüber, ob sie im Fall der (begründeten) Verweigerung der Änderung des Anspruchs 15 auch den durch die Änderung der Ansprüche 1 bis 11 erklärten Teilverzicht aufrecht halten.

Da den Antragstellern auch dazu das rechtliche Gehör einzuräumen ist, ist dem Patentamt insgesamt eine neuerliche Entscheidung aufzutragen.