TE OGH 2001/7/10 4Ob128/01d

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Kodek als Vorsitzenden, den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Graf, die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofes Dr. Griß und Dr. Schenk sowie den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei "T*****" ***** Gesellschaft m.b.H., *****, vertreten durch Dr. Walter Rinner, Rechtsanwalt in Linz, gegen die beklagte Partei Ing. Joachim A*****, vertreten durch Dr. Christoph Mizelli, Rechtsanwalt in Gmunden, wegen Unterlassung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Provisorialverfahren 450.000 S), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichtes Linz als Rekursgericht vom 17. April 2001, GZ 4 R 60/01y-11, womit der Beschluss des Landesgerichtes Wels vom 28. Februar 2001, GZ 2 Cg 24/01h-2, in der Hauptsache bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Dem Revisionsrekurs wird nicht Folge gegeben.

Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei die mit 19.845 S (darin 3.307,50 S USt) bestimmten Kosten der Revisionsrekursbeantwortung binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Begründung:

Die O***** GmbH (in der Folge: Lizenzgeberin) ist Inhaberin der in der Klasse 11 (Wärmepumpen) eingetragenen Wortmarke "Silberpfeil" (Anmeldung am 10. 3. 2000, Beginn der Schutzdauer 12. 9. 2000). Mit Lizenzvertrag vom 24. 11. 2000 übertrug die Lizenzgeberin der Klägerin, ihrer Alleingesellschafterin, als Lizenznehmerin das ausschließliche Gebrauchsrecht an ihrer Wortmarke einschließlich der Befugnis zur Abwehr von Markenverletzungen. Alleiniger Gesellschafter der Klägerin und zugleich Geschäftsführer der Klägerin und der Lizenzgeberin ist Dipl. Ing. Karl O*****.

Der Beklagte begann im Sommer 1999 mit der Entwicklung von Heizungswärmepumpen. Er stellte im Dezember 1999 den ersten Prototypen fertig und verkauft seine Geräte seit Jänner 2000 - wie von Anfang an geplant - unter der Bezeichnung "Silberpfeil". Erste Prospekte unter Verwendung dieses Wortes ließ der Beklagte im Februar 2000 drucken; sie wurden von seinem Generalvertreter, der über ein österreichweites Vertriebsnetz verfügt, nahezu flächendeckend an inländische Installateurbetriebe versandt. Der Beklagte nahm vom 9. bis 12. 3. 2000 an der Energiesparmesse in W***** teil, wo er auf seinem Messestand vier Heizungswärmepumpen ausstellte und Prospektmaterial auflegte. Einen Tag vor Messeeröffnung besuchte der Geschäftsführer der Klägerin, der den Beklagten infolge früherer geschäftlicher Beziehungen kannte, dessen Stand und besichtigte die dort ausgestellten Geräte eingehend. Zwei Tage später erfolgte die Anmeldung der Wortmarke der Lizenzgeberin.

Zur Sicherung eines inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs beantragt die Klägerin, dem Beklagten mit einstweiliger Verfügung aufzutragen, es bis zur Rechtskraft des über die Klage ergehenden Urteils im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, unter der Markenbezeichnung "Silberpfeil" Wärmepumpen anzubieten und zu vertreiben. Der Beklagte benütze die Marke der Lizenzgeberin zur Bezeichnung seiner eigenen Wärmepumpen und verletze damit Markenrechte der Lizenzgeberin; auch die Klägerin als Lizenznehmerin vertreibe Wärmepumpen unter der Marke der Lizenzgeberin.

Der Beklagte beantragt die Abweisung des Sicherungsantrags. Er habe seine Werbeaktivität für Produkte mit der strittigen Bezeichnung bereits im Jänner 2000 begonnen; seit damals hätten seine Produkte Verkehrs- und Marktgeltung. Der Geschäftsführer der Lizenzgeberin habe die Geräte des Beklagten unter der Bezeichnung "Silberpfeil" anlässlich der Energiesparmesse W***** auf dessen Stand gesehen und unmittelbar danach die Markenanmeldung vorgenommen. Es sei sittenwidrig, ein Zeichen als Marke registrieren zu lassen, sobald einem bekannt geworden sei, dass es von einem Mitbewerber verwendet werde, um auf diese Weise einen lästigen Mitbewerber vom Markt zu drängen. Die Klägerin bediene sich der Wortmarke unbefugt.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Kollidiere ein Markenrecht mit einem nicht registrierten Zeichen für dieselbe Ware, sei letzteres dann stärker, wenn es noch vor der Markenanmeldung Verkehrsgeltung erlangt habe. Dem Beklagten sei die Bescheinigung einer Verkehrsgeltung für die von ihm verwendete Produktbezeichung noch vor der Markenanmeldung gelungen, ihm komme daher Priorität zu.

Das Rekursgericht bestätigte diesen Beschluss in der Hauptsache und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 260.000 S übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs mangels Abweichens von höchstgerichtlicher Rechtsprechung nicht zulässig sei. Zwar bedürfe es zum Nachweis der Verkehrsgeltung eines Gutachtens der Kammer oder eines Sachverständigen, doch genüge es für die Berechtigung des Einwands sittenwidrigen Vorgehens beim Markenerwerb, wenn der Vorbenützer das Zeichen so verwende, dass es im Zeitpunkt der Markenanmeldung bereits eine gewisse Verkehrsbekanntheit (einen schutzwürdigen Besitzstand) erreicht habe. Die Bescheinigung einer solchen Nutzung sei dem Beklagten gelungen, schaffe doch die Präsentation eines technischen Produkts auf einer bedeutenden Fachmesse bereits für sich allein eine gewisse Verkehrsbekanntheit. Auch habe derjenige kein Untersagungsrecht, der ein Zeichen, das er bisher nicht verwendet habe, als Marke registrieren lasse, sobald er erfahren habe, dass es von einem Mitbewerber verwendet werde.

Der Revisionsrekurs ist zulässig, weil Rechtsprechung zu den Voraussetzungen eines sittenwidrigen Markenerwerbs bei einem gleichartigen Sachverhalt fehlt; das Rechtsmittel ist aber nicht berechtigt.

Die Klägerin vertritt die Ansicht, das Rekursgericht sei von der jüngeren Rechtsprechung zum sittenwidrigen Markenrechtserwerb abgewichen; ein solcher werde nämlich durch die bloße Kenntnis der Vorbenutzung eines Zeichens noch nicht begründet, sondern bedürfe weiterer die Sittenwidrigkeit begründender Umstände, an denen es hier fehle. Eine Behinderungs- oder Schädigungsabsicht der Lizenzgeberin sei nicht bescheinigt; auch habe der Beklagte an dem strittigen Zeichen noch keinen schutzwürdigen Besitzstand erreicht. Die Markenregistrierung sei aus sachlich gerechtfertigten Gründen, nämlich zur Absicherung der Investitionen, Entwicklungs- und Vertriebsbemühungen der Lizenzgeberin erfolgt. Dazu ist zu erwägen:

Der klagenden Lizenznehmerin wurde im Lizenzvertrag ein ausschließliches Gebrauchsrecht an der Wortmarke der Lizenzgeberin übertragen, das die Befugnis zur Abwehr von Markenverletzungen umfasst; sie ist deshalb klagebefugt (ÖBl 2001, 89 - BOSS-Brillen II). Wer jedoch beim Erwerb eines Markenrechts sittenwidrig vorgegangen ist, bedient sich dieses Zeichens nicht befugterweise und kann keinen auf sein Markenrecht gestützen Unterlassungsanspruch geltend machen (ÖBl 2001, 91 - Pycnogenol).Der klagenden Lizenznehmerin wurde im Lizenzvertrag ein ausschließliches Gebrauchsrecht an der Wortmarke der Lizenzgeberin übertragen, das die Befugnis zur Abwehr von Markenverletzungen umfasst; sie ist deshalb klagebefugt (ÖBl 2001, 89 - BOSS-Brillen römisch II). Wer jedoch beim Erwerb eines Markenrechts sittenwidrig vorgegangen ist, bedient sich dieses Zeichens nicht befugterweise und kann keinen auf sein Markenrecht gestützen Unterlassungsanspruch geltend machen (ÖBl 2001, 91 - Pycnogenol).

Als sittenwidrig hat der Oberste Gerichtshof einen Markenrechtserwerb zunächst in den Fällen beurteilt, in denen der Erwerber - in welcher Weise auch immer - zur Wahrung der geschäftlichen Interessen eines anderen, der das Zeichen schon gebraucht hat, verpflichtet ist und dessenungeachtet das Markenrecht an diesem oder einem ähnlichen Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren ohne Zustimmung des bisherigen Benützers erwirbt (ÖBl 1978, 67 - Thermo-Schutz-Roll; ÖBl 1983, 50 - Purocel; ÖBl 1996, 32 - Die Mooskirchner; ÖBl 1997, 289 - Health Mate; ecolex 1998, 147 - Spinnrad II; ähnlich OPM ÖBl 1994, 134 - Dr. Schnell). Aber auch der Versuch, den Hersteller - zu dem keine unmittelbaren vertraglichen Beziehungen bestanden - durch Registrierung einer Marke beim Vertrieb gleichartiger Erzeugnisse im Inland auszuschalten, wurde als sittenwidriges Erschleichen des Markenrechts erkannt (ÖBl 1997, 289 - Health Mate).

In der Entscheidung ÖBl 1998, 229 - Nintendo sprach der Oberste Gerichtshof aus, dass der Markenerwerb vor allem auch dann gegen die guten Sitten im Sinn des § 1 UWG verstoßen kann, wenn damit der Zweck verfolgt wird, einen Mitbewerber in sittenwidriger Weise zu behindern. In diesem Fall hatte der Markenrechtsinhaber das Zeichen seiner Prozessgegnerin - zu der er in keiner wie immer gearteten vertraglichen oder vorvertraglichen Beziehung gestanden war - für sich als Marke eintragen lassen, um den Vertrieb ihrer Waren in Österreich von seiner Zustimmung abhängig zu machen. Sittenwidriger Behinderungswettbewerb liege - so wurde ausgeführt - vor, wenn ein Unternehmer durch das Mittel der Behinderung des Konkurrenten zu erreichen suche, dass dieser Mitbewerber seine Leistung auf dem Markt nicht oder nicht mehr rein zur Geltung bringen könne. Dazu müssten die beanstandeten Maßnahmen nicht ausschließlich auf die Schädigung oder Vernichtung des Konkurrenten gerichtet sein; unlauterer Behinderungswettbewerb liege vielmehr schon dann vor, wenn eine bestimmte Wettbewerbshandlung, die an sich dem Begriff des Leistungswettbewerbs zu unterstellen und daher zunächst unbedenklich ist, durch das Hinzutreten besonderer Umstände im Einzelfall zu einer unmittelbar gegen den Mitbewerber gerichteten Behinderungsmaßnahme werde, die es dem Mitbewerber erschwere, wenn nicht überhaupt unmöglich mache, seine Leistungen auf dem Markt entsprechend zur Geltung zu bringen und damit für die Zukunft einen echten Leistungsvergleich ausschließe.In der Entscheidung ÖBl 1998, 229 - Nintendo sprach der Oberste Gerichtshof aus, dass der Markenerwerb vor allem auch dann gegen die guten Sitten im Sinn des Paragraph eins, UWG verstoßen kann, wenn damit der Zweck verfolgt wird, einen Mitbewerber in sittenwidriger Weise zu behindern. In diesem Fall hatte der Markenrechtsinhaber das Zeichen seiner Prozessgegnerin - zu der er in keiner wie immer gearteten vertraglichen oder vorvertraglichen Beziehung gestanden war - für sich als Marke eintragen lassen, um den Vertrieb ihrer Waren in Österreich von seiner Zustimmung abhängig zu machen. Sittenwidriger Behinderungswettbewerb liege - so wurde ausgeführt - vor, wenn ein Unternehmer durch das Mittel der Behinderung des Konkurrenten zu erreichen suche, dass dieser Mitbewerber seine Leistung auf dem Markt nicht oder nicht mehr rein zur Geltung bringen könne. Dazu müssten die beanstandeten Maßnahmen nicht ausschließlich auf die Schädigung oder Vernichtung des Konkurrenten gerichtet sein; unlauterer Behinderungswettbewerb liege vielmehr schon dann vor, wenn eine bestimmte Wettbewerbshandlung, die an sich dem Begriff des Leistungswettbewerbs zu unterstellen und daher zunächst unbedenklich ist, durch das Hinzutreten besonderer Umstände im Einzelfall zu einer unmittelbar gegen den Mitbewerber gerichteten Behinderungsmaßnahme werde, die es dem Mitbewerber erschwere, wenn nicht überhaupt unmöglich mache, seine Leistungen auf dem Markt entsprechend zur Geltung zu bringen und damit für die Zukunft einen echten Leistungsvergleich ausschließe.

In der Entscheidung EvBl 1998/157 = ecolex 1998, 646 (Schanda) - Thai classic schrieb der erkennende Senat diese Rechtsprechung fort und führte noch (im Einklang mit der Rechtsprechung des BGH und der herrschenden deutschen Lehre) aus, dass die bloße Kenntnis der Vorbenutzung für sich allein die Sittenwidrigkeit des Markenrechtserwerbs noch nicht zu begründen vermöge; vielmehr müssten weitere die Sittenwidrigkeit begründenden Umstände hinzutreten. Solche könnten darin liegen, dass der Markenrechtserwerber ohne sachlich gerechtfertigten Grund die Absicht verfolgt, die Benützung eines fremden Kennzeichens, an dem der Vorbenützer einen schutzwürdigen Besitzstand erlangt hat, zum Zweck seiner Behinderung zu stören oder sogar den Mitbewerber an einer weiteren Benützung des Kennzeichens für seine Leistungen zu hindern, um es ihm zu erschweren oder sogar unmöglich zu machen, seine Leistungen auf dem Markt entsprechend zur Geltung zu bringen. In diesem Fall bejahte der Oberste Gerichtshof zugunsten der dortigen Erstbeklagten eine gewisse Verkehrsbekanntheit, somit einen "wertvollen Besitzstand".

Einen weiteren Schritt setzte die Entscheidung EvBl 2000/4 = RdW

1999, 718 = ecolex 1999, 784 (Schanda) = wbl 1999, 570 = ÖBl 2000, 25

- Pinkplus, in der der erkennende Senat unter Bezugnahme auf die zuletzt referierte Entscheidung ausführte, er habe damit nicht zum Ausdruck gebracht, dass nur unter den dort genannten Voraussetzungen ein Markenrechtserwerb als sittenwidrig beurteilt werden könne. Die Anmeldung und der Erwerb eines Kennzeichenrechts könne vielmehr auch dann einen unzulässigen Behinderungswettbewerb nach § 1 UWG bedeuten, wenn ein schutzwürdiger Besitzstand des Vorbenutzers an dem Kennzeichen nicht bestehe, sei doch der Erwerb eines solchen Besitzstands keine notwendige Voraussetzung des wettbewerbsrechtlichen oder auch des deliktsrechtlichen Kennzeichenschutzes. Die Anmeldung zur Eintragung einer Marke könne folglich schon dann wettbewerbswidrig sein, wenn der Anmelder beabsichtige, eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören. Eine sittenwidrige Wettbewerbsbehinderung habe auch nicht zur Voraussetzung, dass die Behinderungsabsicht der einzige Beweggrund des Anmelders sei; vielmehr genüge es, wenn es sich um ein wesentliches Motiv handle.- Pinkplus, in der der erkennende Senat unter Bezugnahme auf die zuletzt referierte Entscheidung ausführte, er habe damit nicht zum Ausdruck gebracht, dass nur unter den dort genannten Voraussetzungen ein Markenrechtserwerb als sittenwidrig beurteilt werden könne. Die Anmeldung und der Erwerb eines Kennzeichenrechts könne vielmehr auch dann einen unzulässigen Behinderungswettbewerb nach Paragraph eins, UWG bedeuten, wenn ein schutzwürdiger Besitzstand des Vorbenutzers an dem Kennzeichen nicht bestehe, sei doch der Erwerb eines solchen Besitzstands keine notwendige Voraussetzung des wettbewerbsrechtlichen oder auch des deliktsrechtlichen Kennzeichenschutzes. Die Anmeldung zur Eintragung einer Marke könne folglich schon dann wettbewerbswidrig sein, wenn der Anmelder beabsichtige, eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören. Eine sittenwidrige Wettbewerbsbehinderung habe auch nicht zur Voraussetzung, dass die Behinderungsabsicht der einzige Beweggrund des Anmelders sei; vielmehr genüge es, wenn es sich um ein wesentliches Motiv handle.

An diesen Grundsätzen ist festzuhalten. Der Vorbenutzer eines Zeichens, mag er auch noch keinen schützenswerten Besitzstand an diesem Zeichen erlangt haben, ist demnach nicht nur dann gegen die Verwendung eines gleichen oder verwechslungsfähig ähnlichen Zeichens durch einen Dritten geschützt, wenn er sich auf einen sondergesetzlich gewährten Unterlassungsanspruch (etwa nach § 9 UWG oder nach § 51 MSchG) berufen kann; unter der Voraussetzung, dass auf seiten eines Dritten, der einen formalen Zeichenschutz erworben hat, besondere sittenwidrige Umstände vorliegen, die die Erwirkung der Markeneintragung als sittenwidrig erscheinen lassen, steht dem Beklagten, gegen den auf Grund Markenrechts vorgegangen wird, vielmehr auch die auf § 1 UWG gestützte Einrede des sittenwidrigen Rechtserwerbs offen. Wettbewerbswidrig iSd § 1 UWG handelt ein Markenanmelder dabei auch dann, wenn er die mit der Eintragung der Marke entstehende (und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche) Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbs einsetzt (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht22 § 1 UWG Rz 240; Fezer, Markenrecht**2 § 50 MarkenG Rz 26; BGH GRUR 1998, 412 - Analgin; BGH GRUR 1998, 1034 - Makalu).An diesen Grundsätzen ist festzuhalten. Der Vorbenutzer eines Zeichens, mag er auch noch keinen schützenswerten Besitzstand an diesem Zeichen erlangt haben, ist demnach nicht nur dann gegen die Verwendung eines gleichen oder verwechslungsfähig ähnlichen Zeichens durch einen Dritten geschützt, wenn er sich auf einen sondergesetzlich gewährten Unterlassungsanspruch (etwa nach Paragraph 9, UWG oder nach Paragraph 51, MSchG) berufen kann; unter der Voraussetzung, dass auf seiten eines Dritten, der einen formalen Zeichenschutz erworben hat, besondere sittenwidrige Umstände vorliegen, die die Erwirkung der Markeneintragung als sittenwidrig erscheinen lassen, steht dem Beklagten, gegen den auf Grund Markenrechts vorgegangen wird, vielmehr auch die auf Paragraph eins, UWG gestützte Einrede des sittenwidrigen Rechtserwerbs offen. Wettbewerbswidrig iSd Paragraph eins, UWG handelt ein Markenanmelder dabei auch dann, wenn er die mit der Eintragung der Marke entstehende (und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche) Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbs einsetzt (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht22 Paragraph eins, UWG Rz 240; Fezer, Markenrecht**2 Paragraph 50, MarkenG Rz 26; BGH GRUR 1998, 412 - Analgin; BGH GRUR 1998, 1034 - Makalu).

Das Rekursgericht hat hier das Vorliegen besonderer sittenwidriger Umstände seitens der markenberechtigten Lizenzgeberin (die sich die Lizenznehmerin, weil sie ihr Klagerecht ja von dieser ableitet, entgegenhalten lassen muss) zutreffend bejaht. Das wettbewerbsrechtlich Verwerfliche im Verhalten der Markenanmelderin liegt hier darin, dass sie die zeit- und kostenaufwendigen Bemühungen des Beklagten, seine Produkte unter der von ihm gewählten Bezeichnung auf dem Markt zu platzieren, dadurch erheblich zu behindern versucht, dass sie Markenrechte an der gleichlautenden Bezeichnung für gleichartige Produkte erworben und auf diese Weise eine zuvor nicht bestehende kennzeichenrechtliche Kollisionslage und damit ein Vertriebshindernis für den Beklagten geschaffen hat. Besonders fällt dabei ins Gewicht, dass die Klägerin im Verfahren nicht einmal den Versuch unternommen hat, einleuchtende Rechtfertigungsgründe dafür anzugeben, weshalb die Lizenzgeberin nur zwei Tage, nachdem sie erstmals Kenntnis vom Umstand erlangt hat, dass der Beklagte Wärmepumpen unter der Bezeichnung "Silberpfeil" vertreibt, eine gleichnamige Wortmarke für die Klasse 11 (Wärmepumpen) zur Anmeldung brachte. Die Klägerin hat auch nichts dahin vorgebracht, weshalb der Markenanmelderin die Einhaltung eines zumutbaren und hinreichenden Abstands ihrer Marke zur schon in Verwendung stehenden - und ihr bekannten - Bezeichnung der Waren des Beklagten nicht möglich gewesen wäre, um auf diese Weise allenfalls den (bei diesem auffälligen engen zeitlichen Zusammenhang naheliegenden) Verdacht zu entkräften, es sei der Lizenzgeberin beim Markenrechtserwerb in erster Linie darum gegangen, die kennzeichenrechtliche Stellung eines Mitwerbers zu schwächen und diesen dadurch erheblich zu behindern, anstatt eine eigenständige Marke für ihre Produkte zu erlangen.

Wenn das Rekursgericht unter diesen Umständen einen sittenwidrigen Markenrechtserwerb der Lizenzgeberin für bescheinigt erachtet hat, steht dem auch nicht entgegen, dass die Klägerin in der Folge selbst Wärmepumpen mit der strittigen Marke auf den Markt gebracht hat, muss doch die Behinderungsabsicht nicht einziger Beweggrund der Markenanmeldung sein. Dass der Beklagte das strittige Kennzeichen noch nicht einmal ein Jahr in Verwendung hatte - welche Zeitspanne der Klägerin zur Begründung eines "wertvollen Besitzstandes" offenbar ausreichend erscheint -, ist nach den aufgezeigten Grundsätzen ohne Bedeutung.

Dem Revisionsrekurs ist ein Erfolg zu versagen.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 78, 402 Abs 4 EO iVm §§ 41, 50 Abs 1 ZPO.Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraphen 78,, 402 Absatz 4, EO in Verbindung mit Paragraphen 41,, 50 Absatz eins, ZPO.